Écrit par La semaine du 21 au 25 octobre 2019 sera placée en Belgique sous le thème de la transmission d’entreprise. Diverses actions de sensibilisation et formations seront proposées, tant à destination des chefs d’entreprises qui envisagent une cession que des repreneurs. Dans ce cadre, mon associé Arnaud Houet participera à un déjeuner-conférence organisé le 24/10 à Louvain-la-Neuve.
La marque est un actif crucial, dont la valorisation est susceptible d’influencer significativement le prix de l’entreprise cédée. Afin d’être valable, le transfert de la marque doit respecter certaines règles que nous détaillons dans cet article.
Distinction entre licence et cession
À titre préalable, il est important de rappeler la distinction entre licence et cession.
La licence est la concession d’un droit d’utilisation limité sur la marque. Le titulaire de la marque en reste propriétaire, mais il la met en « location », comme il pourrait le faire avec un immeuble qui lui appartient.
La cession implique quant à elle un transfert des droits. Dans ce cadre, le titulaire vend sa marque et se dépossède donc de l’ensemble des droits qui y sont attachés. C’est le régime propre à la cession que nous examinerons dans cet article.
Cession partielle ou intégrale
Un dépôt ou un enregistrement de marque peut être transféré indépendamment du transfert de l’entreprise. Le transfert de la marque peut avoir lieu pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, ou pour une partie de ceux-ci seulement. Cette cession doit nécessairement être actée dans un écrit signé par les parties.
Lorsqu’une entreprise est transférée dans sa totalité, les marques de l’entreprise suivent ce transfert. Cette règle s’applique de plein droit à l’obligation contractuelle de céder l’entreprise. Si toutefois les parties ne souhaitent pas que les marques soient transférées, elles doivent le prévoir expressément dans la convention de cession.
Importance de l’inscription au registre
Le transfert d’une marque doit être inscrit au registre des marques. L’inscription du transfert au registre est capitale, car sans inscription la partie qui acquiert la marque ne peut pas se prévaloir des droits qui s’y attachent. La même règle vaut d’ailleurs pour le transfert d’un dessin ou modèle.
Il faut donc adresser à l’office des marques une demande d’inscription du transfert indiquant la marque en cause et précisant l’identité du nouveau titulaire ainsi que les produits et services sur lesquels porte le transfert.
Les documents attestant du transfert doivent être joints à la demande d’inscription. Dans la mesure où ces documents sont susceptibles d’être publiés au registre, une bonne pratique consiste à prévoir une version courte de la convention de cession, aux seules fins de l’inscription au registre, plutôt que de communiquer l’intégralité de la convention et de dévoiler ainsi tous les détails de la transaction.
Rédigeons ensemble les documents nécessaires à une cession en bonne et due forme.
Pierre-Yves Thoumsin | Avocat spécialisé en droits intellectuels 